9 november 2017

Merkgebruik na beëindiging erkend dealerschap slechts onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar

Ex-Mazda-dealer wekte op onterechte wijze na beëindiging van erkend dealerschap de schijn nog steeds commercieel verbonden te zijn met Mazda

In bovengenoemde kwestie spande Mazda Importeur Nederland (hierna: “Mazda”) een rechtszaak tegen een voormalig erkende Mazda-dealer aan, omdat deze ex-Mazda-dealer de officiële woord- en beeldmerken (logo) van Mazda nog steeds gebruikte en nieuwe Mazda-voertuigen te koop aanbood.

Kort geding

Mazda vorderde in kort geding bij de Voorzieningenrechter te Amsterdam de ex-Mazda-dealer te veroordelen om het gebruik van “identificatiematerialen” zoals gebruik van het Mazda woord- en beeldmerk en het aanbieden van nieuwe Mazda voertuigen te staken en gestaakt te houden.[1] Volgens Mazda is dit immers in strijd met de opgenomen verbodsbepalingen in de gesloten dealerovereenkomst, reparateurovereenkomst respectievelijk de vaststellingsovereenkomst.

Oordeel Voorzieningenrechter Amsterdam

De Voorzieningenrechter is op grond van het voorgaande in zijn beoordeling er allereerst van uitgegaan dat de samenwerkingsrelatie tussen partijen, ondanks dat de ex-Mazda-dealer dit betwistte, is geëindigd.[2]

Verbod gebruik van het beeldmerk (logo) Mazda

In lijn met de BMW/Deenik arrest[3] heeft de Voorzieningenrechter geoordeeld dat een ex-Mazda-dealer in zijn rol van reparateur en handelaar in Mazda occasions na beëindiging van een dealerovereenkomst niet de suggestie mag wekken nog steeds commercieel verbonden te zijn met de officiële Mazda-dealer c.q. behoort tot het selectieve distributienetwerk van Mazda. Uit het BMW/Deenik arrest volgt namelijk dat een niet-officiële dealer een automerk (beeldmerk) mag gebruiken om duidelijk te maken dat hij er in is gespecialiseerd, zolang hij niet de indruk wekt dat hij een commerciële band heeft met de merkhouder. Echter, in bovenstaande zaak heeft Mazda voldoende aannemelijk gemaakt dat de ex-Mazda-dealer op onrechtmatige wijze de indruk heeft gewekt dat er een commerciële band bestond tussen de merkhouder Mazda en de ex-Mazda-dealer, aldus de Voorzieningenrechter. De ex-Mazda-dealer wekte namelijk onterecht de schijn dat zij onderdeel uitmaakte van het selectieve distributienetwerk van Mazda doordat o.a. het bovenste gedeelte van haar beeldmerk (logo) zichtbaar was aangebracht in de showroom van de ex-Mazda-dealer en het onderste gedeelte nog zichtbaar was op de buitenkant van het pand alsmede raamstickers met het beeldmerk (logo) van Mazda gebruikte.

Verder heeft Mazda voldoende aannemelijk gemaakt dat de ex-Mazda-dealer nog gebruik maakte van visitekaartjes, smeerkaarten, orderbevestigingen en briefpapier met het volledige beeldmerk van Mazda. Het verweer van de ex-Mazda-dealer dat het desbetreffende gebruik als een ‘foutje’ (van derden) of als een ‘vergissing’ diende te worden beschouwd is volgens het oordeel van de Voorzieningenrechter onjuist, omdat het gebruik dermate structureel was waardoor het niet door de vingers kon worden gezien.

Verbod gebruik van het woordmerk Mazda

De tweede vordering van Mazda zag op een verbod van het gebruik van het woordmerk Mazda. In beginsel mag het woordmerk Mazda door de ex-Mazda-dealer worden gebruikt, mits zij geen bijzondere of commerciële band met Mazda suggereert.

Dit betekent dat het woordmerk niet mag worden gebruikt in hetzelfde lettertype als in het onderste gedeelte van het beeldmerk (met een gestileerde Z). Ook mag de ex-Mazda-dealer en/of andere partijen het woordmerk niet in een ander lettertype gebruiken, indien dat niet geschiedt in combinatie met bijvoorbeeld de woorden ‘reparatie’ en/of ‘occasion’ en/of ‘specialist in Mazda’.[4] Het is namelijk van belang dat voornoemde woorden duidelijk zichtbaar zijn zodat het duidelijk is voor het relevante publiek dat deze dealer geen onderdeel uitmaakt van het selectieve distributienetwerk van Mazda.

Volgens de Voorzieningenrechter heeft Mazda derhalve met behulp van foto’s voldoende aannemelijk gemaakt dat de ex-Mazda-dealer onterecht de indruk wekte dat zij onderdeel zou uitmaken van het officiële distributienetwerk van Mazda, door op de borden van de gevel van de showroom en de vlaggen op het buitenterrein het woord(merk) Mazda substantieel groter af te beelden in vergelijking met het woord ‘occasion’.

Aan- verkoop nieuwe Mazdavoertuigen

Evenmin is het de ex-Mazda-dealer toegestaan om nieuwe Mazdavoertuigen aan te kopen of te verkopen gezien de verbodsbepaling hieromtrent in het gesloten contract tussen partijen. Dit is alleen toegestaan indien de ex-Mazda-dealer hierbij optreedt als tussenpersoon. Om te beoordelen wanneer sprake is van een “nieuw” voertuig verwijst de Voorzieningenrechter naar de definitie van het begrip zoals partijen hebben omschreven in de gesloten (vaststellings-)overeenkomst.

Conclusie

Een merkhouder of een dealer die is aangesloten bij een erkend distributienetwerk van een merkhouder mag een derde partij verbieden gebruik te maken van haar merk, indien het merk zodanig wordt gebruikt dat onterecht de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat met de merkhouder.



[1] Mazda heeft zich onder meer beroepen op het Mazda-woordmerk en het Mazda-beeldmerk (logo). Zij heeft de merkenregistraties echter niet in het geding gebracht. Ter zitting heeft zij hierover opgemerkt dat het gemeenschapsmerken betreft, maar dat dit kort geding niet als een merkenzaak dient te worden aangemerkt. Mazda treedt niet op namens de merkhouder en zij vraagt geen proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv.

[2] Rechtbank Amsterdam 19 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7770, r.o. 4.1.

[3] HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BWM/ Roland Deenik).

[4] Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, (Porsche / Van den Berg).